Caso: Maiz100” y “Maizina Americana - Marcas -

Tribunal Supremo de Justicia
Magistrado Ponente: LEVIS IGNACIO ZERPA
Exp. Nº 2006-1715

Mediante Oficio Nº 2006-5723 de fecha 07 de noviembre de 2006, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo remitió a esta Sala el expediente contentivo del recurso de nulidad incoado por los abogados Irene De Sola Lander, María del Rosario Quintero Pérez y Rene Mendizábal D’ Aguiar, inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 19.142, 32.606 y 80.641, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil ALFONZO RIVAS & CIA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 06 de enero de 1946, bajo el N° 1, Tomo 6-A, contra la Resolución Nº SPPLC/0020-2002 de fecha 25 de julio de 2002, dictada por la SUPERINTENDENCIA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA (PROCOMPETENCIA), mediante la cual dicho organismo concluyó que la sociedad mercantil Disproinca, C.A., no incurrió en la práctica establecida en el ordinal 3° artículo 17 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia.

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Vista la decisión apelada, así como las razones de hecho y derecho invocadas en su contra por las partes apelantes, observa esta Sala:

1.- En primer lugar, alegó la representación de la sociedad mercantil denunciante que a su representada le fue vulnerado su derecho a la defensa y al debido proceso, pues con la reconstitución de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 05 de abril de 2006, se produjo el abocamiento en la presente causa, obviándose la notificación a las partes, formalidad que a su decir, es indispensable.

Con relación a dicha denuncia se observa que mediante auto de fecha 05 de abril de 2006, se dejó constancia en el expediente de la reconstitución de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y del abocamiento al conocimiento de la causa, así como la reasignación de la ponencia a la Jueza Aymara Vilchez Sevilla; y si bien no consta que dicho acto le hubiese sido notificado, considera la Sala que esa omisión en el proceso no es de tal entidad que amerite la nulidad del fallo dictado y la reposición de la causa al estado de realizar la indicada notificación.

En efecto, la parte recurrente no alegó ni demostró que dicha omisión le hubiese causado un daño o indefensión, pues no indicó una causal de recusación de alguno de los jueces que suscribieron la decisión, supuesto que podría justificar una reposición que, bajo las circunstancias de autos, resulta inútil e inoficiosa (Ver sentencia N° 1.320 de la Sala de Casación Civil de este Alto Tribunal, de fecha 11 de noviembre de 2004, Expediente N° 2001-000292). Así se decide.

2.- Expuesto lo anterior, se observa que en la decisión recurrida la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo apreció que la Administración se abstuvo de realizar cualquier valoración con respecto al elemento fonético entre las marcas “Maiz100” y “Maizina Americana”; con fundamento en que ese examen corresponde al Servicio Autónomo de Propiedad Industrial (SAPI).

Al respecto, consideró la Corte que resultaba inconveniente conforme a los fines y sentido de la norma, que el órgano encargado de la protección de la competencia, se abstuviese de valorar un elemento que pudiere influir directamente en la protección del mercado.

Concluyó así, que el órgano administrativo había incurrido en el vicio de desviación de poder, pues actuó con un fin distinto de aquél para el cual la Ley le confirió la facultad o el deber de dictar el acto impugnado, viciándolo de nulidad absoluta.

En atención a esa declaratoria de nulidad, el a quo entró a analizar si existía una similitud fonética entre ambos productos y, en segundo lugar, si se evidenciaba una similitud gráfica entre los productos “Maizina Americana” y “Maiz100”, ello, a su decir, en aras de la protección del mercado, de los intereses de los consumidores y del presunto menoscabo que pudieren sufrir los competidores; aclarando que tales pronunciamientos no configuraban de su parte una usurpación de funciones de la Administración.

Al respecto, se advierte que la Sala reiteradamente ha establecido sobre el vicio de desviación de poder, que es una ilegalidad teleológica, es decir, que se presenta cuando el funcionario, actuando dentro de su competencia dicta un acto para un fin distinto al previsto por el legislador; de manera que es un vicio que debe ser alegado y probado por la parte, sin que pueda su inactividad ser subsanada por el juzgador. Por lo tanto, se entiende que la Administración incurre en el vicio de desviación de poder cuando actúa dentro de su competencia, pero dicta un acto que no esté conforme con el fin establecido por la Ley, correspondiendo al accionante probar que el acto recurrido, como ya ha sido señalado, persigue una finalidad diferente a la prevista a la Ley.

Lo anterior implica que deben darse dos supuestos para que se configure el vicio de desviación de poder, a saber: que el funcionario que dicta el acto administrativo tenga atribución legal de competencia y que el acto haya sido dictado con un fin distinto al previsto por el legislador; además, estos supuestos deben ser concurrentes.

En atención a lo expuesto, observa la Sala que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en la decisión recurrida concluye en la existencia del mencionado vicio, sin hacer alusión a alguna prueba de la que se desprendiese que en efecto el emisor del acto lo dictó con un fin distinto al perseguido por la norma de la que emanaba su competencia, lo cual resulta un elemento esencial a los fines de demostrar la presencia de esa irregularidad.Aunado a lo anterior, se advierte que este Alto Tribunal ha interpretado la Ley de Propiedad Industrial, atendiendo siempre a la causa misma de la institución que rige la materia de marcas, esto es, a la necesidad colectiva de que los productos objeto del comercio contengan un signo distintivo exclusivo que sirva para diferenciarlo de otros similares en el mercado, evitando así la confusión o equivocación del público consumidor, a quien asiste el derecho a no ser inducido a error en relación con los productos de su preferencia que coexisten en un mercado de libre competencia.

En consecuencia, debe resaltarse que, como lo indicó el apoderado judicial de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, su representada actuó ajustada a derecho y no desviándose de su fin al momento de abstenerse de decidir acerca de la alegada similitud fonética entre los dos productos, esto es, “Maizina Americana” y “Maiz100”, pues es el Servicio de Propiedad Industrial el órgano competente para analizar la similitud fonética entre las distintas marcas, resultando así ajustada a derecho la actuación de Procompetencia al no analizar tal supuesto. Así se decide.

Por tanto, no comparte esta Sala lo decidido por el a quo a los fines de determinar la nulidad absoluta del acto impugnado, pues en el caso de autos en los términos expuestos no se configuró el vicio de desviación de poder por parte de la Administración; debiendo a tenor de lo dispuesto en el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil revocarse dicho fallo y pasarse a analizar los demás alegatos formulados en el recurso de nulidad, ello, a los fines de determinar si el acto impugnado es válido. Así se decide.

3.- Expuesto lo anterior, pasa la Sala a analizar los demás vicios de nulidad alegados por la parte recurrente, y en ese sentido observa:

Denunció la representación de la sociedad mercantil Alfonso Rivas & CIA, C.A., que el acto impugnado adolece del vicio de falso supuesto de hecho, pues la Administración erradamente concluyó que la sociedad mercantil Disproinca, C.A. no había incurrido en la práctica de competencia desleal, contemplada en el ordinal 3° del artículo 17 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia.

Al respecto, la Sala en jurisprudencia reiterada ha determinado que dicho vicio se patentiza cuando la Administración al dictar un acto administrativo fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o no relacionados con el o los asuntos objeto de decisión.

Ahora bien, se constata que la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, a los fines de determinar si en el caso de autos la sociedad mercantil Disproinca con su producto “Maiz100”, simuló deslealmente el producto “Maizina Americana” comercializado por la sociedad mercantil Alfonzo Rivas & CIA, determinó:

- Que el tamaño de las cajas no era un atributo esencial en el análisis de la práctica denominada simulación de producto, esto debido a la estandarización de los productos y/o empaques.

- Que respecto al color, si bien son de color amarillo ambos empaques, el tono de los mismos es muy distinto.

- Que tanto el tamaño como el tipo de letra de los empaques comparados no poseen las mismas características.

- Que en el empaque de “Maizina Americana” lo que se puede observar son cuatro rectángulos uno en cada lado, mientras que en la caja de “Maiz100” se encuentran dos trazos lineales, uno en la parte superior y otro en la parte inferior del empaque.

- Que con relación al elemento del empaque donde se hace referencia a las vitaminas que contiene el producto, todo productor tiene el deber de incluir en su empaque las características relativas a la naturaleza, atributos, beneficios, calidad y otras indicaciones necesarias para informar al consumidor sobre el producto mismo.

- Que para determinar la capacidad potencial de la sociedad mercantil Disproinca de afectar a la empresa Alfonso Rivas & CIA, y comprobar la existencia o no de una competencia desleal, debe analizarse el aprovechamiento del producto original en el mercado venezolano, y si esa confusión tiende a la eliminación del agente económico afectado; por lo que a los fines de determinar lo anterior debía tomarse en cuenta que la sociedad mercantil Alfonzo Rivas & CIA es una empresa de una gran reputación adquirida gracias a su trayectoria, específicamente 92 años en el mercado nacional, lo cual constituye una garantía de calidad y servicio que permite despejar en gran medida cualquier duda a la cual se enfrenten los consumidores a la hora de comprar una u otra marca.

- Que es del conocimiento general la caja de “Maizina Americana” por lo que duda el órgano administrativo que esté en juego, tanto la reputación de la marca como la disminución del consumo del producto.

Y que en consecuencia:

-La marca “Maizina Americana” de Alfonzo Rivas & CIA es una marca líder que posee reputación y fidelidad por parte de sus consumidores; en tanto que la marca “Maiz100” de Disproinca es una marca poco conocida, por no señalar que ante los consumidores, y por ende, el mercado venezolano es desconocida;

- Las dos marcas involucradas en el presente caso tienen diferentes tipos y color de letras y están dispuestas de forma distinta, ya que en “Maizina Americana” está desglosada en dos líneas y formando dos arcos y de color negro, mientras que desglosada en dos líneas y formando dos arcos de color blanco y bordes negros.

-El empaque de “Maizina Americana”, sólo tiene dos colores (amarillo y negro) y no ha variado su presentación desde hace 92 años.

- El empaque de “Maiz100” tiene seis colores: amarillo-mostaza, amarillo claro, blanco, negro, rojo y beige.

Por lo que la Superintendencia negó la existencia de una conducta de competencia desleal por parte de Disproinca ya que a su parecer no hay simulación de productos y, por lo tanto, tampoco hay confusión del consumidor.

Ahora bien, denunció la representación de la sociedad mercantil recurrente que tales apreciaciones por parte de la Administración son falsas pues:

1.- Si bien su representada no puede poseer el color amarillo en exclusividad, también es cierto que dicho color ha sido un signo distintivo de la marca de su producto durante 92 años, tanto así que la “Maizina Americana” es conocida como “la cajita amarilla de los mil usos”.

2.- La Administración no comprobó si la empresa Disproinca con su producto estaba provocándole al consumidor una escogencia falsa.

3.- Que indebidamente el órgano administrativo desestimó la similitud el tamaño de los empaques, indicando que tal elemento no constituía un atributo esencial para evaluar la similitud de un producto, denunciando además que no advirtió la Superintendencia que aunque ambos productos difieren en el peso sus empaques, son del mismo tamaño.

4.- Que la Administración no valoró la totalidad de las pruebas cursantes en el expediente administrativo, como lo son las inspecciones judiciales realizadas en diversos locales comerciales de las que se desprenden cómo están exhibidos ambos productos y la experticia realizada de la que se puede concluir que potencialmente el producto “Maiz100” puede inducir a error al público consumidor.

En este sentido a los fines de atender a las denuncias de la parte recurrente, observa la Sala que el ordinal 3° del artículo 17 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia establece:

“Artículo 17. Se prohíbe el desarrollo de políticas comerciales que tiendan a la eliminación de los competidores a través de la competencia desleal y, en especial, las siguientes:

3º El soborno comercial, la violación de secretos industriales y la simulación de productos”. (Negrillas de la Sala).

En primer lugar, debe resaltarse que con la práctica de simulación de producto el transgresor se aprovecha indebidamente de la reputación y prestigio ajeno, por lo que afecta en sí a las marcas de un posicionamiento y prestigio sostenido en el mercado.

Ahora bien, para que se verifique la simulación de un producto, el bien que introduzca una empresa al mercado debe tener los mismos o similares signos distintivos de otro producto de la competencia, entendiendo éstos como aquellos elementos aprehensibles por los sentidos y que sirven para identificarlo.

De este modo a los fines de determinar la existencia de dicha práctica prohibida, será necesario analizar el grado de similitud, pues mientras más parecidos sean sus signos distintivos mayor será el riesgo de confusión en el consumidor.Igualmente, al analizar si un agente económico incurre en la práctica prohibida de simulación de producto, debe tomarse en cuenta el género al cual pertenece, pues existen signos distintivos que le son comunes a productos de un mismo tipo, ello por ejemplo para facilitar su empaquetamiento o por beneficios para su conservación.

Es decir, la Sala a los fines de determinar si la empresa Disproinca incurrió en simulación de producto debe evaluar no sólo la similitud entre los productos, sino su característica y determinar si tal similitud presenta un riesgo de asociación falsa capaz de ocasionar en el mercado un daño en la imagen y prestigio del producto comercializado por la empresa Alfonso Rivas & Cia.En ese sentido, a los fines de verificar si en el caso de autos, como denunció la sociedad mercantil Alfonso Rivas & CIA, la empresa Disproinca incurrió en la práctica de competencia desleal denominada “simulación de producto”, imitando al producto “Maizina Americana”, la Sala analizó y confrontó el empaque de ambos productos, los cuales se reproducen de seguidas:

Así, pudo constatar:

Que entre ambos productos existen signos distintivos suficientes que permiten a los consumidores elegir según su preferencia o apego a la marca.

En efecto, como concluyó la Superintendencia para Promoción y Protección de la Libre Competencia, la sociedad mercantil Alfonso Rivas & CIA no puede pretender utilizar el color amarillo en exclusividad como signo distintivo, pues si bien es cierto que su producto, esto es, “Maizina Americana” por más de 90 años en el mercado ha utilizado como uno de los elementos identificatorios de su empaque el color amarillo, ello en criterio de la Sala, no debe constituir un obstáculo para que otra empresa que comercialice un producto de similar género pueda utilizar el mismo color u otro similar para distinguir sus bienes, siempre que se acompañe de elementos que permitan diferenciar claramente al consumidor el origen de los productos.

En ese sentido, se observa que el empaque del producto “Maizina Americana” únicamente tiene dos colores; amarillo y negro, por el contrario el producto “Maiz100”, posee en su empaque seis colores: amarillo mostaza, amarillo claro, blanco, negro, rojo y beige.

También, se advierte que con relación al tamaño del empaque, dicho elemento no es un signo distintivo que haga presumir que la empresa demandada imitó con fines desleales el producto “Maizina Americana”, siendo además que en dichos empaques se presentan unas ilustraciones totalmente distintas, pues el producto de Alfonso Rivas & CIA se caracteriza en su parte frontal por un águila presentada con las alas extendidas, logo que es imagen fundamental del producto, diferenciándose así del producto comercializado por la empresa Disproinca, el cual se presenta en su parte frontal con un plato rojo y una cuchara, el cual se muestra junto a un envase de vidrio contentivo de una compota, destacándose en el fondo el dibujo de una mazorca de maíz.

Concluye la Sala de los elementos distintivos apreciados en su conjunto, que de los mismos no surge una similitud que resulte suficiente para crear un riesgo de asociación que genere en el consumidor confusión al momento de adquirir ambos productos. Por tanto, con la incursión en el mercado del producto “Maiz100” la empresa Disproinca no incurre en una práctica de competencia desleal que vaya en detrimento o atente contra el posicionamiento en el mercado del “Maizina Americana”; dicha conclusión, como se indicó, es producto del análisis en su conjunto de las características de ambos productos y atendiendo a la trayectoria en el mercado del producto comercializado por la empresa Alfonso Rivas & CIA, el cual, a lo largo del tiempo ha contado con suficiente difusión publicitaria que lo ha dado conocer entre los consumidores, llegando a ser una marca notoriamente posicionada y conocida.

Así, no se revela para la Sala, ni además fue probado por la parte recurrente, que la supuesta similitud entre la presentación de ambos productos, le haya causado un daño o una disminución en la participación en el mercado.

Del mismo modo se advierte que la parte actora pretendió demostrar con las inspecciones judiciales promovidas que la forma en que están ubicados los productos, esto es, “Maiz100” y “Maizina Americana”, en los anaqueles de los supermercados implica una práctica de competencia desleal, afirmación que tampoco es compartida por esta instancia ya que resulta una actuación común en dichos establecimientos que los productos de similar género se ubiquen en los mismos anaqueles para facilitar las compras de los consumidores y en todo caso, dicha colocación es tarea o responsabilidad que incumbe a los respectivos comercios.

Igualmente resalta la Sala, que si bien el origen empresarial del producto “Maiz100” no se reproduce en la parte frontal del empaque, lo cual a decir de la accionante constituye una práctica de competencia desleal, sí aparece en su parte lateral, no resultando este elemento determinante para afirmar que de esa manera la empresa Disproinca quisiera inducir a error al consumidor, de manera de aprovecharse de la trayectoria de la sociedad mercantil recurrente.

En consecuencia, expuesto lo anterior se desestima la denuncia de falso supuesto formulada por la parte actora pues, tal como afirmó la Superintendencia para la Promoción y Protección, no se evidencia que la empresa Disproinca haya incurrido en la práctica de competencia desleal contenida en el ordinal 3° del artículo 17 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, pues al parecer de la Sala, el producto “Maiz100”, posee signos distintivos que le son propios y lo diferencian del producto comercializado por la sociedad mercantil Alfonso Rivas & Cia.

Concluye la Sala que se trata en este caso de dos opciones en el mercado que concurren con suficientes elementos distintivos acerca de su origen; siendo “Maizina Americana” un producto ampliamente conocido por tratarse de una marca notoria arraigada en el país por más de 90 años, cuya fama y posición en el mercado no resulta comprometida por la presentación en el empaque adoptada por el producto “Maiz100”. Así se decide.

Por lo tanto, la Sala declara sin lugar el recurso de apelación formulado por la sociedad mercantil Alfonso Rivas & Cia. Así se decide.

DECISIÓN
1.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la sociedad mercantil ALFONZO RIVAS & CIA, C.A., contra la Resolución Nº SPPLC/0020-2002 de fecha 25 de julio de 2002, dictada por la SUPERINTENDENCIA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA (PROCOMPETENCIA), mediante la cual dicho organismo concluyó que la sociedad mercantil Disproinca, C.A., no incurrió en la práctica establecida en el ordinal 3° artículo 17 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia.

2.- CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la representación de la SUPERINTENDENCIA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA.

3.- SIN LUGAR el recurso de nulidad incoado.

En consecuencia, se revoca el fallo apelado y queda firme la resolución impugnada.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Notifíquese a las partes. Devuélvase el expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los treinta (30) días del mes de octubre del año dos mil siete (2007).
Años 197º de la Independencia y 148º de la Federación.
La Presidenta EVELYN MARRERO ORTÍZ La VicepresidentaYOLANDA JAIMES GUERRERO Los Magistrados, LEVIS IGNACIO ZERPA Ponente
HADEL MOSTAFÁ PAOLINIEMIRO GARCÍA ROSASLa Secretaria,SOFÍA YAMILE GUZMÁN
En treinta y uno (31) de octubre del año dos mil siete, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01735, la cual no esta firmada por el Magistrado Emiro García Rosas, por no estar presente en la discusión por motivos justificados. La Secretaria,SOFÍA YAMILE GUZMÁN